案例评析 | 未对实际所要解决的技术问题作出认定并不必然影响创造性的判断

导语：在正确认定区别技术特征的基础上,即使被诉决定或一审法院对涉案专利实际解决的技术问题未作认定，或者认定错误，亦不必然影响二审法院对权利要求是否具有创造性作出正确的认定。

供稿：罗婧菡

判决书原文请戳（2018）最高法行再33号

在再审申请人埃意（廊坊）电子工程有限公司与被申请人王贺、姚鹏、国家知识产权局专利复审委员会实用新型专利无效行政纠纷案（以下简称“安全带提醒传感器”专利无效行政纠纷案）中：

涉案专利为20092009××××.5，名称为“处于座垫下表面或座椅骨架上的压力型安全带提醒传感器”实用新型专利，其申请日为2009年12月23日。

2013年9月22日，埃意公司根据其在无效行政程序中提交的有关证据，以涉案专利权利要求1相对于证据1不符合专利法第二十二条第二款的规定，说明书不符合专利法第二十六条第三款的规定为由，向专利复审委员会提出无效宣告请求。

专利复审委员会审理后作出无效决定，宣告涉案专利权全部无效。

王贺、姚鹏不服被诉决定，向北京知识产权法院（以下简称一审法院）提起行政诉讼，请求撤销被诉决定。

一审法院判决：驳回王贺、姚鹏的诉讼请求。

王贺、姚鹏不服一审判决，向北京市高级人民法院（以下简称二审法院）提起上诉，请求撤销一审判决及被诉决定。

二审法院认为，本案争议焦点为原权利要求2是否具备创造性，核心问题在于专利复审委员会未确认涉案专利实际解决的技术问题，迳行进入认定创造性的“三步法”的第三步，是否导致创造性认定错误。一审法院在已确认专利复审委员会未认定技术问题的同时，对专利复审委员会违反《专利审查指南》的作法进行了弥补，将涉案专利解决的技术问题归纳为“保持平衡”，既不符合涉案专利解决技术问题的实际，又给专利权人带来了审级损失，一审法院作法亦有不妥，对此亦予纠正。

二审法院据此判决：撤销一审判决以及被诉决定。

对此，再审法院认为：

 “三步法”是认定发明创造是否显而易见的“一般性判断方法”。“三步法”的适用有利于对权利要求是否具有专利法第二十二条第三款规定的创造性作出客观、准确的认定。但也要注意到“三步法”并非判断创造性的唯一方法。在准确、客观、全面地理解权利要求限定的技术方案和现有技术的基础上，不排除对创造性的判断也可以通过“三步法”以外的其他方法来完成。而且，无论采用哪种方法，理应得到相同的结论。当然，本院也注意到在《专利审查指南》中，有关“突出的实质性特点（显而易见）”的认定方法也只是规定了“三步法”，并没有明确记载其他的判断方法。且长期以来，在专利审查实践以及司法实践中，“三步法”始终是认定创造性最为重要、最为基本的方法。因此，在认定发明创造是否显而易见，是否具有创造性时，一般应当通过“三步法”来进行判断，但也有必要给其他判断方法留出适用、发展的空间。

由于“三步法”是判断权利要求是否显而易见的一种方法，故对于“三步法”的适用，包括“三步法”中每一个步骤的适用，都应当立足于并服务于认定发明创造是否显而易见，是否具有创造性这个根本目标。因此，在正确认定区别技术特征的基础上，即使被诉决定或一审法院对“第二步”中的实际解决的技术问题未作认定，或者认定错误，亦不必然影响对权利要求是否具有创造性作出正确的认定。本案中，当事人争议的焦点在于原权利要求2是否具有创造性。二审法院并未对原权利要求2的创造性作出实体认定，而是以一审法院在“三步法”的“第二步”中认定的实际解决的技术问题存在错误，被诉决定未认定实际解决的技术问题，以及避免审级损失为由，即判决撤销被诉决定和一审判决，不利于行政争议的实质性解决，本院予以纠正。

编辑：孙浩翔

往期精彩

长按识别杨宇宙律师个人微信二维码（yangyuzhou3342），了解更多

文章好看就点这里